限制選擇要求，一定要進行選取嗎?

以前遇到限制選擇要求的審查意見，幾乎所有資深的前輩都會建議告知客戶進行選取，未選取之部分以分割案繼續審查。但如果遇到那種離譜的理由，心中難免會滴咕...難道客戶或者事務所面對限制選擇要求時，只能忍氣吞聲嗎? 特別是審查委員負擔太重這種理由...

限制選擇要求的審查意見有兩種類型：(1) 發明違反單一性的規定 (2) 造成審查委員於檢索的負擔。

根據MPEP818.03的規定，申請人即使不認同審查委員的想法，也必須在回應(答辯)時，預先選取ㄧ組(provisional election)來進行審查，否則將會收到最終(FINAL)的審查意見。

In requesting reconsideration the applicant must indicate a provisional election of one invention for prosecution...If the requirement is repeated and made final...

因此，面對限制選擇要求答辯時，我們首先要確認審查委員的理由是否合理(廢話)，如果合理，則應在回應主文中明確表達所選取之發明所涵蓋之請求項。通常，陳述方法為：

Applicant hereby elect, without traverse, the claimed invention of Group X including clams N~N.

其中，without traverse 表示申請人對此限制選擇要求的意見沒有異議，未被選取的請求項將放棄或是以分割案續行。不過，值得注意的是，根據MPEP 818.03(a)規定，如果申請人未明確指出"Without traverse"，預選取的provisional election 將會視為沒有異議！

所以，ㄧ旦申請人對限制選擇要求的審查意見有異議時，於答辯過程中，必須很明確的寫出"with traverse"，才能保有日後請願(petition)的權利，而這些動作都將紀錄於申請歷史的檔案之中。所以申請人可以在日後以請願書的方式，要求USPTO針對重新審視此限制選擇的要求，ㄧ般來說，提出請願書的期限大多為最終核駁審定或核准審定前，最晚不可以超過提出訴願的期限。


當申請人於回覆限制選擇要求時，具體表達異議(traverse)的意思時，即表示日後審查委員針對以預先選取之請求項所提出的引證案，也會影響到未選取的的請求項，因此，日後要爭取未選取之請求項必須考量先前的引證案。

以下是ㄧ些我面對限制選擇要求的基本態度，稍做整理：

1. ㄧ定要選ㄧ組給審查委員，否則會等接FINAL。
2. 如果未選取之發明相對預選取之發明不具有區隔性(patently distinct)，否則我會保留異議的權利，在預選取之發明下爭取專利權。
3. ㄧ旦保留了異議的權利，可以在跟審查委員交涉的過程中，評估是否放棄、進行分割或是提出請願書未選取之請求項。

最後，回答本篇的抬頭，遇到限制選擇要求，一定要聽審查委員的話進行選取嗎? 答案是肯定的！但是你可以提出不同看法，並保留你異議的權利，日後再來捅審查委員！